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《专利优先审查管理办法》律师解读及提示

发布日期:2017-08-29    来源:  浏览次数:421
核心提示:《专利优先审查管理办法》律师解读及提示
  

随着创新驱动发展战略的深入实施和知识产权强国建设的持续推进,市场主体对专利申请的热情日益高涨,根据国家知识产权局公布的数据显示,截至2016年底,我国国内发明专利拥有量达到110.3万件,首次突破100万件,是继美国和日本之后,世界上第三个国内发明专利拥有量超过百万件的国家。然而,专利申请量的迅速攀升也同时带来一个无可避免的问题:专利审查周期延长、申请人时间成本过大。

为解决专利审查周期过长的问题,国家知识产权局于2017年6月27日制定了《专利优先审查管理办法》(以下简称“管理办法”),管理办法自2017年8月1日起施行。该办法将对我国专利审查制度产生较大影响,并将在一定程度上影响专利侵权诉讼的进程,现律师对该办法做简要解读并提出相应建议与提示,以供参考。

本办法主要亮点

国家知识产权局曾于2012年6月19日公布《发明专利申请优先审查管理办法》,该办法主要是解决发明专利审查周期过长的问题。与该办法相比,本次2017年8月1日施行的管理办法有以下主要亮点:

(一)、扩大了专利优先审查的范围

《发明专利申请优先审查管理办法》第二条规定:国家知识产权局根据申请人的请求对符合条件的发明专利申请予以优先审查。即只有发明专利才可申请优先审查。而本管理办法扩大了可以优先审查的专利类型,根据本管理办法第二条规定:下列专利申请或者案件的优先审查适用本办法:(一)实质审查阶段的发明专利申请;(二)实用新型和外观设计专利申请;(三)发明、实用新型和外观设计专利申请的复审;(四)发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告。 可以看出,优先审查的专利类型由原来的发明专利扩大到了发明、实用新型和外观设计专利申请;并且优先审查的时间阶段也由原来的申请阶段扩大到了申请、复审和无效阶段。因此,该管理办法扩大了专利优先审查的范围。

(二)、扩大了优先审查的专利适用条件

《发明专利申请优先审查管理办法》第四条规定:可以予以优先审查的发明专利申请包括:(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等技术领域的重要专利申请;(二)涉及低碳技术、节约资源等有助于绿色发展的重要专利申请;(三)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请;(四)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查的专利申请。

根据本管理办法第三条规定, 有下列情形之一的专利申请或者专利复审案件,可以请求优先审查:(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业;(二)涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业;(三)涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快;(四)专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;(五)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请; (六)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。 

可以看出,本管理办法增加了“涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业”;“涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快”以及“专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造”这三种可以申请优先审查的情形。

(三)、扩大了专利优先审查的申请主体范围

根据《发明专利申请优先审查管理办法》,发明专利优先审查的申请主体只能是专利申请人。根据本管理办法第五条第二款规定:处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对无效宣告案件提出优先审查请求。可以看出,本管理办法赋予了专利侵权纠纷处理机关申请专利无效优先审查的权利。

司法实践中,被控专利侵权人在面临专利权人的侵权指控时,常会使用无效涉案专利的诉讼策略,专利无效请求被专利复审委受理后,专利侵权诉讼程序一般会中止,待专利无效程序结束后再行启动。因此专利侵权诉讼中的专利无效程序很大程度上导致诉讼进程缓慢、专利权人维权成本过高。针对这种情况,本管理办法规定了“处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对无效宣告案件提出优先审查请求”,扩大了专利优先审查请求的主体范围,在一定程度上能缓解专利侵权诉讼因专利无效程序而导致诉讼时间过长的问题。当然,该规定在实践中可能还需解决一些配套问题:如侵权纠纷处理或审理机关在何种情况下能向国家知识产权局提出优先审查专利无效案件的请求?其是依据专利权人请求才向国家知识产权局提出优先审查专利无效案件的请求或是自身可以根据案件情况主动提出优先审查请求?

此外,本管理办法还简化了专利优先审查的办理手续,列明不同适用情形的优先审查程序所需材料,根据不同的专利类型以及程序特点分别设定相应的答复期限和结案期限, 以配合优先审查制度适用范围的扩展。

二、律师建议与提示

鉴于国家知识产权局此次制定的《专利优先审查管理办法》对优先审查的专利类型以及审查阶段做了较大扩展,为充分有效利用专利优先审查制度,律师建议:

1、专利申请量较大的企事业单位,可在外部专利服务机构帮助下,进一步梳理优化内部专利管理流程,熟悉了解本省、本市人民政府重点鼓励产业,以确定拟申请专利是否属于可以优先审查的专利范围;准备专利优先审查申请的各类文书以及相关证明文件,及时答复专利审查意见通知书、避免因答复不及时而被国家知识产权局停止优先审查程序。此外,还需与专利代理人加强沟通,提高专利申请文件撰写质量,避免因申请人主动修改申请文件而导致专利优先审查程序停止、专利审查按普通程序审查。

2、专利申请人应当充分利用本办法的规定,熟悉了解本省、本市人民政府重点鼓励产业,如拟申请专利属于国家重点发展产业、或是本省、本市人民政府重点鼓励产业,或属于互联网、大数据、云计算等领域且技术或产品更新速度快等情况,则应当根据自身具体情况,在恰当的时机提交优先审查请求,以缩短专利审查周期,最大程度保护自身合法权益。并按照本办法尽快做出答复或补正。

3、专利权人因维权而提起专利侵权之诉,若被控侵权人对专利权人的专利向专利复审委提起无效请求、法院依法中止侵权诉讼,则为加快专利无效审理程序、避免侵权诉讼时间过长,专利权人应当有效利用本办法规定的专利优先审查制度、及时提交专利无效宣告案件的优先审查请求。

  

李英姿律师,泰和泰律师事务所(成都)办公室

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